м. Менделеевская, Сущевская улица, д. 27, стр. 2, пом. IV, оф. 2.8
Пн-Пт 9:30-18:00
схема проезда
+7 (499) 272-52-07
 
О насAbout us

Роль “добросовестного использования” при рассмотрении судами дел о защите права на товарный знак

Общеизвестно, что в России товарный знак охраняется на основании его государственной регистрации, которая удостоверяется свидетельством, выдаваемым Роспатентом. Часть четвёртая ГК РФ также не внесла ничего принципиально нового по данному вопросу. Пункт 1 ст. 1484 ГК РФ предусматривает, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования. Согласно п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.


В этой связи вся практика рассмотрения споров в области защиты прав на товарный знак до недавнего времени строилась по принципу «кто зарегистрировал – тот и прав». В этой связи при рассмотрении судами дел о нарушении права на товарный знак обстоятельства, связанные с добросовестным использованием ответчиком своего средства индивидуализации, не принимались во внимание. Приоритетным был вопрос о том, кто данный товарный знак зарегистрировал. Во многом аналогичная ситуация складывалась и по делам, связанным с оспариванием представления правовой охраны товарному знаку. В частности ст. 1483 ГК РФ указывает на возможность учитывать фактические обстоятельства, связанные с активным использованием правообладателем своего товарного знака (приобретённая различительная способность) только в случае его обжалования по основанию отсутствия различительной способности. В отношении иных оснований для отказа – сходство до степени смешения, введение в заблуждение такая возможность ГК РФ не предусмотрена. Да и в отношении различительной способности в российском законодательстве такая возможность появилась только в 2002 г. после внесения изменений в Закон РФ о товарных знаках и знаках обслуживания. В этой связи и по настоящее время ведутся споры о том, должна ли учитываться приобретённая различительная способность в отношении товарных знаков, имеющих приоритет до 2002 г.
Данный подход в корне отличается от того, который существует в ряде развитых стран, например США, где основанием для представления правовой охраны является действительное (не фиктивное) использование товарного знака, а регистрация носит скорее факультативный характер. В этом случае фактически исключается ситуация, при которой товарный знак регистрируется лицом с исключительной целью создать проблемы на рынке своему конкуренту, который длительное время использует данное обозначение в качестве своего средства индивидуализации, но по каким то причинам не зарегистрировал его.
Тем не менее в последние годы в судебной практике наметился значительный перелом, при котором суды стали учитывать обстоятельства, связанные с добросовестным использованием товарного знака, что я и хотела бы продемонстрировать на примерах своей судебной практики.

Дело о товарном знаке «Кремлёвский».


Производитель пельменей под товарным знаком «Русский Хит» в качестве наименования сорта пельменей использовал обозначение «Кремлёвские». После того как производство данной продукции достигло значительных масштабов, а пельмени с данной упаковкой стали пользоваться известностью и популярностью среди потребителей на производителя в суд обратился ФГУП «Торговый дом «Кремлёвский» Управления делами Президента России. Оказалось, что исключительные права на словесный товарный знак «кремлевские» принадлежат данной организации. Решить дело мирным путём не удалось, поскольку предложенные условия лицензионного договора оказались абсолютно не выгодными. Более того производитель пельменей считал несправедливым платить деньги ФГУП «Торговый дом «Кремлёвский», поскольку известность его продукции была достигнута исключительно благодаря собственным усилиям, и данная организация свой товарный знак не использовала и вообще не имеет никакого отношения к производству пельменей. В результате было решено защищать свои права в суде даже не смотря на то, что к этому времени ФГУПу уже удалось выиграть ряд аналогичных дел против нескольких крупнейший производителей колбасных изделий и принудить их к заключению лицензионных договоров.
В качестве доводов защиты было решено использовать именно длительное и активное использования ответчиком своего обозначения до даты приоритета товарного знака истца, а также то, что истец свой товарный знак не использует. В результате в Палату по патентным спорам Роспатента было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истца. В свою очередь в суд был представлен значительный объем хозяйственной документации: договоры, платёжные документы, акты, дипломы с выставок, реклама, сертификаты, подтверждающий активное использование товарного знака. В подтверждение своих доводов мы также опирались на позицию Высшего арбитражного суда РФ, которую он высказал в деле о товарном знаке «СПАРТАК»: «Если использование обозначения началось и стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак» (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2006 года № 13421/05).
К сожалению, арбитражный суд Московской области, который рассматривал дело по первой инстанции, подошёл к рассмотрению данного вопроса крайне формально и удовлетворил исковые требования. Однако с ним не согласилась апелляционная инстанция, которая отменила данное решение и перешла к слушанию дела по правилам первой инстанции. К тому времени также удалось выиграть дело в Палате по патентным спорам Роспатента и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака истца в отношении интересующих нас товаров. По результатам рассмотрения дела апелляционная инстанция приняла постановление, которым полностью отказала в удовлетворении исковых требований. При этом в постановлении суд апелляционной инстанции сослался не только на обстоятельства, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака истца, но и на то, что ответчик начал использование своего обозначения до даты приоритета товарного знака истца. С данной позицией согласился и суд кассационной инстанции.
Таким образом, добросовестное использование ответчиком своего средства индивидуализации явилось тем переломным моментом, в результате которого ФГУП «Торговый дом «Кремлёвский» Управления делами Президента России не только лишилось своего товарного знака, но и проиграло дело.

 

 

Дело о товарном знаке «Игробум».


Данная линия защиты была также использована и в последующих делах. Компания из города Новосибирска длительное время использовала обозначение «Игробум» в качестве средства индивидуализации детских игровых комплексов. Однако, не зная законодательства, она не зарегистрировал его в качестве товарного знака. Известно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Этим поспешил воспользоваться ее конкурент, который зарегистрировал данное обозначение в качестве товарного знака на своё имя и подал против производителя иск в суд. Дело осложнялось тем, что товарный знак был зарегистрирован менее трёх лет назад, соответственно отсутствовала возможность его оспаривания по неиспользованию.
В этой связи было решено также сделать акцент на длительном и активном использовании ответчиком обозначения «Игробум» до даты приоритета товарного знака истца. Однако в данном деле был сделан упор на институт злоупотребления правом и коммерческого обозначения.
Так на основании ст. 10 ГК РФ суд вправе отказать в судебной защите истцу, если оно своими действиями имеет цель исключительно причинение вреда (злоупотребление правом) другому лицу. Ссылаясь на многочисленные документы, было доказано, что истец зарегистрировал свой товарный знак и обратился в суд исключительно с целью нанесения вреда своему конкуренту. Кроме того было доказано, что в результате использования обозначения «Игробум» ответчиком, оно приобрело известность на рынке соответствующих товаров и подлежит охране в качестве коммерческого обозначения.
Арбитражный суд Новосибирской области согласился с обоими доводами и полностью отказал в удовлетворении требований истца. В последствии позиция арбитражного суда Новосибирской области о злоупотреблении правом была успешно использована в оспаривании товарного знака по основанию введения потребителей в заблуждение. Таким образом, активное и добросовестное использование ответчиком обозначения «Игробум» помогло не только выиграть дело, но и зарегистрировать его в качестве товарного знака на своё имя, после того как Роспатент признал недействительной представление правовой охраны товарному знаку истца.

 

 

Дело о товарном знаке «Сарова».


Добросовестное и активное использование товарного знака может быть использовано не только в спорах о нарушении исключительных прав, но и по делам, касающимся оспаривания правовой охраны товарному знаку.
Суть дела заключалась в следующем. ОАО «Минеральные воды и напитки» является правообладателем словесного товарного знака «САРОВА», зарегистрированного в отношении товаров 32 класса МКТУ (вода, соки, лимонады и т.д.). В целях защиты своего исключительного права Общество обратилось в суд с иском о нарушении права на данный товарный знак к ООО «Гринтаун» и выиграло дело. Суд признал незаконным использование ООО «Гринтаун» обозначения «САРОВА» и взыскал с него компенсацию. В ответ ООО «Гринтаун» подало возражение против представления правовой охраны данному товарному знаку в Палату по патентным спорам Роспатента. Возражение было мотивированно тем, что оспариваемый товарный знак является производным от названия города Саров, соответственно не обладает различительной способностью, поскольку указывает на место происхождения товара. Роспатент отказал в удовлетворении возражения, однако с ним не согласился суд, который признал его решение незаконным. Постановлением апелляционной и кассационной инстанции данное решение было оставлено в силе. На этой стадии дело и было передано нам.
После признания решения незаконным дело подлежало пересмотру Роспатентом. Однако понятно, что при повторном рассмотрении дела Палата по патентным спорам будет связанная обстоятельствами, установленным вступившими в силу судебными актами. В этой связи дело было близко к проигрышу. Требовалось внести в дело что-то новое и этим новым стали фактические обстоятельства, связанные с длительным и активным использованием товарного знака.
При повторном рассмотрении дела внимание коллегии Палаты по патентным спорам было обращено на то, что оспариваемый товарный знак имеет приоритет 1991 г., то есть его правовая охрана имеет 20 летнюю историю и всё это время знак активно использовался. В дело были представлены тысячи страниц доказательств, подтверждающих проведение массированных рекламных компаний, в результате которых знак приобрел известность и репутацию на рынке. Таким образом, он воспринимается не как простое указание на населённый пункт, а именно как средство индивидуализации правообладателя на рынке.
Однако данная позиция осложнялась тем, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в Законе о товарных знаках ещё отсутствовали положения о приобретённой различительной способности. В этой связи внимание было обращено на нормы международных договоров, которые как известно на основании ст. 15 Конституции РФ являются частью российской правовой системы. Ещё в 1967 г. на Стокгольмской дипломатической конференции СССР подписал Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности. Согласно ст.6 quinques C (I) Парижской конвенции для определения правомерности представления правовой охраны товарному знаку следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака. Основываясь на этой норме Роспатент сохранил охрану знака для тех товаров, в отношении которых он непосредственно использовался. Не согласившись с принятым решением ООО «Гринтаун» вновь попыталось обжаловать его в суде. В настоящее время суды всех инстанций признали его законным.
Очевидно, что данное дело получило совершенно другой оборот после того, как были представлены доказательства активного и добросовестного использования товарного знака.
Приведённые примеры со всей очевидностью доказывают, что в последнее время в судебной практике наметился явный перелом от правила, которое можно охарактеризовать условно: «Кто зарегистрировал – тот и прав», к правилу – «Кто добросовестно использовал – тот и прав». Это вовсе не означает, что теперь не стоит регистрировать товарные знаки, поскольку многие из приведённых ситуаций просто не возникли бы, если мои клиенты заранее озаботились регистрацией товарного знака. Тогда бы им не пришлось нести судебные расходы. Тем не менее, только регистрации товарного знака не достаточно, необходимо также чтобы он добросовестно использовался правообладателем.



1. Свидетельство РФ № 283007;
2. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2008 г. по делу № А 41-2080/08;
3. Постановление ФАС МО от 11.03.2009 г. №КГ-А41/1438-09;
4. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 13.05.2010 г. по делу № А45-3861/2010;