Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) провел вебинар «Франчайзинг: регистрация в Роспатенте распоряжения правом на товарный знак». На этом мероприятии в качестве единственного стороннего приглашенного эксперта с докладом выступил Алексей Робинов - заместитель председателя Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности, патентный поверенный, старший партнер компании «ВАШ ПАТЕНТ».
В ходе встречи участники обсудили те сложности, что возникают у бизнеса при оформлении предусмотренных законодательством документов при передаче прав на объекты интеллектуальной собственности. В частности, Алексей Робинов рассказал о проблемах правоприменения при регистрации изменений в лицензионный договор.
А именно:
1. Роспатент отказывает в регистрации изменений в лицензионный договор, если на момент рассмотрения соответствующих изменений срок действия основного лицензионного договора истек
Правовые основания позиции Роспатента:
Согласно п.15 Правил регистрации договоров:
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет проверку соблюдения условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, на дату их рассмотрения».
Согласно п. 3 Правил регистрации договоров:
«государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий: з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав»
Согласно п.6 ст. 1235 ГК РФ:
«Лицензионный договор должен предусматривать: предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору…»
Таким образом, предметом лицензионного договора является право на товарный знак. Срок действия лицензионного договора предметом не является. Прекращение лицензионного договора не влечет прекращение правовой охраны товарного знака. Таким образом, регистрация продления лицензионного договора, срок действия которого истек на момент рассмотрения соответствующих изменений, не противоречит Правилам Роспатента.
Согласно п.2 ст. 1 ГК РФ:
«Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Следует отметить, что ГК РФ не ограничивает право сторон на внесение изменений какими-либо сроками.
Согласно ст. 450 ГК РФ:
«Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором».
Согласно п.3 ст. 453 ГК РФ:
«В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора».
Таким образом, стороны вправе изменять обязательства по лицензионному договору и до момента подписания соответствующего дополнения к договору.
Указанное также согласуется с п.2 ст. 425 ГК РФ:
«Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений».
При этом, в силу ст.1 ГК РФ ограничение права сторон на внесение изменения в договор какими-либо сроками возможно только на основании федерального закона. Правила, установленные Постановлением Правительства РФ в принципе не могут ограничивать гражданские права на свободу договора.
2. В случае, если лицензиар заявит о том, что ему не выплатили вознаграждение, Роспатент расторгает в одностороннем порядке лицензионный договор по заявлению правообладателя без извещения лицензиата. Отсутствие в самом лицензионном договоре положений о расторжении договора в одностороннем порядке или даже прямой запрет его одностороннего расторжения - в этом случае Роспатентом во внимание не принимается.
Расторгая лицензионный договор, Роспатент не извещает об этом лицензиата.
Правовое основание по мнению Роспатента - п.4 ст. 1237 ГК РФ:
«При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение».
2.1. Не извещение лицензиата
Ч.2 ст. 24 Конституции РФ:
«… органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечивать любому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».
Решение Роспатента о расторжении лицензионного договора напрямую затрагивает права лицензиата, поскольку прекращает его право использования результата интеллектуальной деятельности. Не зная о прекращении договора, он, из производителя легальной продукции, превращается в производителя контрафакта.
При этом, отсутствие в подзаконных нормах Роспатента положений, прямо предусматривающих обязанность Роспатента извещать Лицензиата, не может служить основанием для неприменения Конституции РФ.
Согласно ст. 18 Конституции РФ:
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
2.2. Расторжение Роспатентом договора без учета мнения лицензиата лишает его права на защиту
Ст. 45 Конституции РФ:
«1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Возможность последующего обжалования решения Роспатента о регистрации расторжения договора не способна эффективно восстановить его права. Сразу после принятия Роспатентом решения, договор считается расторгнутым. Оспаривание решения в суде не приостанавливает решение и не восстанавливает действие лицензионного договора. Рассмотрение дела в суде может занять годы. При этом, принятое Роспатентом решение, может нести столь серьезные убытки для лицензиата, что он может быть признан банкротом еще до принятия судом решения.
2.3. Ситуация, когда Роспатент верит лицензиару, что ему не заплатили вознаграждение, и, при этом, не верит лицензиату, что тот ему заплатил - нарушает принцип равенства
Ст. 19 Конституции РФ:
«1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина».
Ст. 1 ГК РФ:
«Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений».
2.4. Принимая решение о регистрации расторжения договора в подобной ситуации, Роспатент фактически разрешает спор, который выходит за рамки его компетенции
Ст. 1248 ГК РФ:
«Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (пункт 1 статьи 11)».
Ситуация, когда одна стороны договора заявляет, что ей не заплатили, а другая с этим не согласна, свидетельствует о возникновении спора.
При этом ст. 1248 ГК РФ относит рассмотрение этих споров к компетенции суда, а не Роспатента.
2.5. Правила1 и Административный регламент2 Роспатента по регистрации договора содержат исчерпывающий перечень оснований для расторжения договора. При этом, возможность одностороннего расторжения лицензионного договора (в связи с неуплатой вознаграждения), указанными нормативными актами, в принципе не предусмотрен.
Так, согласно п. 6 Правил:
«В случае, если заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом подписано одной из сторон договора, соглашения об изменении или расторжении договора, к заявлению должен быть приложен один из следующих документов:
а) подписанное сторонами договора, соглашения об изменении или расторжении договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
б) нотариально удостоверенная выписка из договора, соглашения об изменении или расторжении договора;
в) договор, соглашение об изменении или расторжении договора.
Согласно п. 19 Административного регламента:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем (далее - Документы):
- для государственной регистрации прекращения зарегистрированного залога по договору, предоставления права использования по лицензионному договору, расторжения договора концессии в одностороннем порядке, если такая возможность предусмотрена договором, представляется заявление, подписанное одной из сторон договора».
Согласно п.10 Административного регламента:
«В случае подачи заявления одной из сторон по договору, представляется один из следующих документов:
• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом на РИД;
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• соглашения об изменении; договор;
• соглашение об изменении».
2.6. Даже утвержденный Минюстом РФ бланк заявления не содержит такой графы. В результате, Лицензиары вынуждены вносить изменение в бланк, что, впрочем, также остается без внимания
2.7. Приведенный подход идет вразрез с поставленной Роспатентом задачей по стимулированию коммерциализации интеллектуальной собственности
Существуют два основных пути коммерциализации объектов интеллектуальной собственности:
• непосредственная коммерциализация через передачу (продажу) прав на объекты интеллектуальной собственности, как инновационные продукты;
• опосредствованная коммерциализация путем продажи инновационной продукции, в производстве которой использованы объекты интеллектуальной собственности.
Таким образом, лицензионный договор является одним из основных путей по коммерциализации ИС. Развитие лицензирования ИС невозможно без обеспечения гарантии стабильности лицензиата, что заключаемый им договор не может быть расторгнут в любое время и без его ведома!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Необходимо изменить этот подход следующим образом:
- в случае поступления от правообладателя (лицензиара) заявления о расторжении лицензионного договора, Роспатент уведомляет об этом лицензиата.
- в случае, если лицензиат не оспаривает то обстоятельство, что он не выплатил лицензиару вознаграждение, Роспатент регистрирует одностороннее расторжение договора.
- в случае, если лицензиат заявляет о выплате вознаграждения лицензиару, Роспатент констатирует, что в данном случае возник спор об исполнении лицензионного договора, отказывает в регистрации расторжения и рекомендует сторонам обратиться в суд.
_____________________________________________________________________
1 УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 года № 1416 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2020 № 532. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора
2 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ N 371 от 10 июня 2016 года «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (с изменениями на 7 июня 2017 года)»
Вебинар прошел в формате видео-конференции.
Информация о мероприятии на сайте ФИПС
