Экспертиза объектов интеллектуальной собственности

Цель проведения экспертизы

В арбитражном суде рассматриваются споры, связанные с защитой интеллектуальной собственности, в том числе по объектам авторского, патентного права, товарным знакам. Заявляя требования о защите интеллектуальной собственности, истцы ссылаются на наличие у них авторских прав, патентов, свидетельств на товарный знак и при этом указывают на нарушение ответчиками вышеназванных прав на использование объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим установление факта, используется ли ответчиком в ходе осуществления предпринимательской деятельности (при изготовлении товаров, оказании услуг, производстве работ) патент, товарный знак, объект авторского права, принадлежащий истцу, имеет существенное значение при рассмотрении споров данной категории. Именно с этой целью в арбитражном суде назначается экспертиза объектов интеллектуальной собственности.

Разновидности экспертизы:

• экспертиза объектов авторского права;
• патентоведческая экспертиза;
• экспертиза по определению сходства товарных знаков (обозначений) до степени смешения.

Предмет экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые в гражданском судопроизводстве на основе специальных познаний в различных областях науки и техники, искусства и ремесла.

Объект исследования

К объектам исследования относятся материальные объекты, содержащие информацию, необходимую для решения экспертной задачи, в данном случае:

• документы (свидетельства) о регистрации прав на товарный знак, о регистрации объекта авторского права, патент;
• товары, изделия, произведения, которые представлены сторонами в качестве доказательств в обоснование доводов о правомерном (неправомерном) использовании патента, товарного знака, объекта авторского права;
• документы, раскрывающие идентифицирующие признаки используемых технических средств, их конструктивные элементы.

Объектом авторского права выступает не только произведение в целом, но и часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может быть использована самостоятельно (п. 3 ст. 63 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I “Об авторском праве и смежных правах”). При этом объектами авторского права признаются лишь такие произведения, которые обладают предусмотренными указанным законом признаками. Таким признаками являются творческий характер произведения и объективная форма его выражения.

Вопросы, включаемые судом в определение о назначении экспертизы

Экспертиза объектов авторского права

Действующее законодательство не содержит легальное определение понятия “авторское произведение”, хотя указывает на те признаки, которыми оно должно обладать, чтобы пользоваться правовой охраной. Согласно ст. 6 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности независимо от назначения и достоинств произведения, а также способа его выражения. Кроме того, законом охраняются как обнародованные, так и необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме.

Произведение как результат творческой деятельности автора становится объектом авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.), устной (публичное произнесение, публичное исполнение), звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической), изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр), объемно-пространственной (эскиз, план, скульптура, модель, макет, сооружение) или другой.

С этими требованиями связаны и особенности вопросов, включаемых судьями в определение о назначении экспертизы объектов авторского права:

• являются ли объекты результатами творческой деятельности, каждый в отдельности и (или) в совокупности; если являются, то что именно позволяет рассматривать названные объекты как результаты творческой деятельности;
• в чем проявляются новизна, оригинальность названных объектов, иные их качества, позволяющие сделать вывод о том, что каждый из них в отдельности и (или) в совокупности является результатом творческой деятельности;
• является ли исследуемый объект самостоятельным произведением либо является переработкой какого-либо иного произведения?

Патентоведческая экспертиза

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

В соответствии с п. 1 ст. 4 упоминавшегося выше Патентного закона РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В Патентном законе РФ новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники, т.е. любых сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно упомянутому п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение признается соответствующим изобретательскому уровню, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

При проведении судебной патентоведческой экспертизы относительно изобретения судом перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

• применяются ли ответчиком в процессе изготовления товаров (оказания услуг, производства работ) способы, запатентованные истцом;
• используется ли ответчиком оборудование, содержащее запатентованное истцом устройство;
• идентичны ли признаки запатентованного истцом устройства и устройства, используемого ответчиком;
• содержится ли в формуле изобретения на устройство по патенту описание способа изготовления этого устройства;
• использованы ли при изготовлении продукции ответчиком все признаки формулы изобретения, охраняемые патентом?

Понятие и признаки полезной модели

В качестве полезной модели охраняются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ). Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. К существенным относятся все те признаки полезной модели, которые влияют на достигаемый результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Если совокупность существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, не является общеизвестной, полезная модель признается новой. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. При проведении судебной патентоведческой экспертизы относительно полезной модели судом перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

• используется ли ответчиком запатентованная истцом полезная модель;
• использован ли ответчиком в производимом изделии каждый признак полезной модели, охраняемый свидетельством, выданным истцу, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники.

Понятие и признаки промышленного образца

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ).

Во-первых, промышленным образцом является решение задачи, содержащей указание на конкретные средства и пути реализации творческого замысла дизайнера. Если задача лишь поставлена, но фактически не решена, промышленный образец как самостоятельный объект еще не создан.

Во-вторых, задача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определении внешнего вида изделия. Под изделием в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и относительно способны сохранять свой внешний вид. промышленными образцами могут быть целое единое изделие, его часть, комплект (набор) изделий, варианты изделия.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Под существенными признаками, определяющими эстетические и (или) эргономические особенности изделия, понимаются признаки, объективно присущие художественно-конструкторскому решению, каждый из которых необходим, а все вместе они достаточны для создания зрительного образа изделия.

Новизна промышленного образца устанавливается на дату приоритета, который, в свою очередь, определяется датой поступления в патентное ведомство заявки на выдачу патента на промышленный образец.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных, отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ)

При проведении судебной патентоведческой экспертизы относительно промышленного образца судом перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

• содержит ли продукция, поименованная в определении суда, изготовляемая, рекламируемая и предлагаемая к продаже ответчиком, все существенные признаки промышленного образца по патенту, выданному истцу;
• имеются ли в изделии ответчика все существенные признаки промышленного образца, запатентованного истцом?

Экспертиза по определению сходства товарных знаков до степени смешения

Согласно ст. 1 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-I “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” товарный знак – это обозначение, отличающее товары, выполняемые работы или оказываемые услуги юридических или физических лиц.

Необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. При этом данное требование не означает, что товарным знаком способно стать лишь оригинальное и ранее неизвестное условное обозначение. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы известное слово, изображение или иной символ, которые, однако, еще никем не используются для обозначения именно тех видов (классов) товаров, которые собирается производить (продавать) заявитель. С точки зрения действующего законодательства, новыми будут считаться такие условные обозначения товаров, которые по своему содержанию не являются тождественными или сходными до степени смешения:

а) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;
б) с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации, в частности, так называемыми общеизвестными товарными знаками;
в) с известными на территории Российской Федерации фирменными наименованиями (или их частью), принадлежащими другим лицам, получившим право на пользование этим наименованием ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;
г) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право на пользование таким наименованием.

Признак новизны тесно связан с понятием приоритета. Новизна товарного знака устанавливается на дату приоритета, которая, в свою очередь, по общему правилу устанавливается по дню поступления правильно оформленной заявки на регистрацию товарного знака в патентное ведомство Российской Федерации.

При проведении судебной экспертизы по определению сходства товарных знаков до степени смешения с товарными знаками, обозначениями, фирменными наименованиями (или их частью), наименованиями мест происхождения товаров судом перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы*(39):

• являются ли сравниваемые товарные знаки [обозначения, фирменные наименования (их части), наименования мест происхождения товаров] тождественными и сходными до степени смешения согласно нормам упомянутого Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”;
• если сравниваемые товарные знаки [обозначения, фирменные наименования (их части), наименования мест происхождения товаров] являются сходными до степени смешения, то какими именно обозначениями и по каким признакам – фонетическим, графическим, смысловым, художественному сходству (сочетание цветов и тонов, симметрия, внешняя форма) – достигается такое сходство;
• какой элемент (словесный или изобразительный) является доминирующим в противопоставленных комбинированных товарных знаках;
• каково смысловое значение словесных элементов, входящих (составляющих) в противопоставленных товарных знаках [обозначениях, фирменных наименованиях (или их частей), наименованиях мест происхождения товаров];
• ассоциируется ли в целом словесный товарный знак “1″ с товарным знаком “2″ при обозначении однородных товаров класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ);
• имеет ли принципиальное значение для идентификации комбинированного товарного знака со словесными элементами противопоставленного обозначения написание данного слова заглавными или строчными буквами;
• доминирует ли словесный элемент в противопоставленных комбинированных товарных знаках;
• является ли словесный компонент, входящий в комбинированный товарный знак, уникальным, оригинальным, неповторяющимся?