Нельзя не отметить, что принятые недавно изменения в АПК РФ значительно повысили руководящую роль Постановлений Президиумов ВАС РФ, придав им силу нового обстоятельства по делу. Теперь на основании пункта 5 части 3 статьи 311 АПК РФ нижестоящие суды обязаны пересмотреть даже вступившие в законную силу судебные акты по делам со схожими фактическими обстоятельствами если они были приняты на основании норм права в истолковании, расходящимся с позицией, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ. Таким образом можно говорить о появлении в российской правовой системе, нового источника права.
В этой связи представляется актуальным проанализировать Постановления Президиумов ВАС РФ принятые за последний год.
Дело о товарном знаке «ВЕЧЕРНИЕ».
В данном деле ВАС РФ рассмотрел сложный вопрос, касающийся классификации такого товара как биологически активные добавки (БАД) при регистрации товарных знаков. Согласно определению, приведенному в статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Таким образом действующее законодательство относит БАДы к пищевым продуктам. Всё осложняется тем что до недавнего времени МКТУ не предусматривал такого товара как БАД. При этом сами пищевые добавки в зависимости от их свойств и состава классифицируются по 1,2, 3, 29, 30 классам МКТУ. Кроме того, главной особенностью БАД является то, что они предназначены дополнить рацион человека недостающими жизненно важными веществами. То есть их назначение поддержание нормального состояния внутренней среды человека, что делает их близкими с лекарственными препаратами. По сути БАД это пограничная субстанция между лекарствами и пищей. В этой связи Роспатентом было принято Информационное письмо от 5 ноября 2008 г. № 10/37 - 646/23 в котором указывается на то, что БАДы являются товарами однородными лекарственным препаратам и поэтому относятся к 05 классу МКТУ. В месте с тем законодательство об обращении лекарственных средств прямо разделяет лекарственные средства от БАД. Более того, запрещено даже упоминание в рекламе БАД что они имеют какие-либо лечебными свойствами. В этой связи нельзя говорить о том, что понятие «лекарственные препараты» или «фармацевтические вещества» включают в себя БАДы.
Всё это приводит к тому, что компании занимающиеся выпуском БАД подавая на регистрацию товарные знаки пытались указывать их в самых различных классах МКТУ, что вызывало множество споров о правомерности такого указания. Так, например, ещё в 2008г. арбитражные суды рассмотрели целую серию дел касающуюся классификации БАДов, суть которых сводилась к следующему. Производитель БАД ООО «Курортмедсервис» попыталось внести изменения в принадлежащие им товарные знаки, уточнив товары «добавки к пищевым продуктам» 30 класса МКТУ следующим образом «добавки к пищевым продуктам, а именно, биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей». Роспатент отказал в указанных изменениях поскольку БАДы не относятся к товарам 30 класса МКТУ, в этой связи указанные изменения расширяют перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Таким образом внесение подобных изменений будет противоречить статье 1505 ГК РФ. Не согласившись с решением Роспатента, правообладатель оспорил его в судебном порядке. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.10.2008г. по делу №А40-40852/08-26-299 решение Роспатента было признано незаконным. Суд посчитал, что поскольку БАДы не являются лекарствами и представляют собой добавки к пищевым продуктам они могут быть отнесены к товарам 30 класса МКТУ. Однако с этой позицией не согласился суд апелляционной инстанции, который отменяя решение суда первой инстанции указал на то что основным назначением БАД является нормализация и улучшение состояния органов человека. В то время как 30 класс МКТУ включает пищевые добавки, основное назначение которых улучшение вкусовых качеств продуктов питания, что не характерно для БАД. Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил в силе оспариваемое решение Роспатента.
В свою очередь дело о товарном знаке «ВЕЧЕРНИЕ» которое рассмотрел ВАС РФ было значительно сложнее. Суть дела сводилась к следующему. ООО «Аптека Доктор» на основании договора об отчуждении права приобрело право на товарный знак «ВЕЧЕРНИЕ» зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей). ООО Фирма «Биокор» обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Правообладатель в подтверждение использования своего товарного знака представил доказательства производства и введения в гражданский оборот БАД. Однако Роспатент посчитал, что БАД не относятся к товарам, для которых зарегистрирован товарный знак и в отношении которых надлежало представить доказательства его использования. В свою очередь однородность товаров не учитывается при рассмотрении спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. В связи с чем правовая охрана оспариваемого товарного знака была досрочно прекращена в связи с неиспользованием. Не согласившись с принятым Роспатентом решением ООО «Аптека Доктор» оспорило его в суде. Суды трех инстанций оставили решение Роспатента в силе признав его законным. Однако ВАС РФ нашел основания для передачи дела на Президиум. Тройка судей, передавших дела на Президиум, посчитала, что БАД исходя из его назначения являются частным случаем товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические вещества, диетические вещества для медицинских целей) в связи с чем прекращение правовой охраны товарного знака было необоснованным. Однако Президиум ВАС РФ детально изучив все аспекты данного дела пришёл к выводу о законности принятого Роспатентом решения. В частности, в Постановлении Президиума №8817/11 от 29.11.2011г. указывается о том, что БАД является самостоятельным видом продукции, имеющей иное, нежели фармацевтические препараты и диетические вещества для медицинских целей, назначение. Указанная позиция ВАС РФ согласуется и с последней 10-й редакцией МКТУ, в которой БАДы приведены в качестве самостоятельного товара 05 класса МКТУ.
Несмотря на то, что проблема классификации БАД решена в последней редакции МКТУ данной вопрос остается актуальным для значительного количества товарных знаков, которые регистрировали производители БАД в период до её принятия. С учетом позиции, изложенной в Постановлении Президиума №8817/11 от 29.11.2011г., производители БАД должны озаботиться тем, чтобы в перечне их товарных знаков содержалось непосредственное указание на данный вид товара.
Дело о товарном знаке «КАРНИТОН».
В данном деле ВАС РФ высказал свою позицию по поводу регистрации в качестве товарных знаков международных непатентованных наименований (далее - МНН) и производных от них обозначений.
МНН – это уникальные названия фармакологического вещества, которые присваиваются Всемирной организацией здравоохранения, имеют всемирное признание, служат универсальным идентификатором активных веществ в составе лекарственного средства. На заседании 46-й Всемирной ассамблеи ВОЗ в мае 1993г. была принята резолюция WHA 46.19 по МНН, в которой на государства-участников ВОЗ были возложены обязательства по препятствию использования МНН либо производных от них названий. Необходимость соблюдения государствами-участниками ВОЗ указанной резолюции была подтверждена резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ ЕВ115.R4 от 19.01.2005г. в которой указывается на необходимость предотвращать приобретение исключительных прав на МНН и запрещать регистрацию данных наименований в качестве товарных знаков или торговых названий. Во исполнение данных резолюций Роспатентом также был издан приказ от 04.04.2008 г. №45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)» в котором также указывается на недопустимость регистрации таких товарных знаков.
Вместе с тем определенную сложность заключается в том, что в отличии от международных договоров РФ приведенные выше резолюции ВОЗ не являются частью российской правовой системы, что следует из статьи 15 Конституции РФ. В этой связи данные резолюции сами по себе не могут служить основанием для отказа в регистрации товарному знаку. В статье 1483 ГК РФ такого специального основания для отказа также не приведено. В этой связи практика пошла по пути отказа в регистрации подобных товарных знаков по разным основаниям: отсутствие различительной способности, общепринятый термин, введение потребителей в заблуждение и наконец противоречие общественным интересам. И если в случаях, когда товарный знак тождественен МНН ещё как то всё понятно, то в ситуации, когда товарный представляет собой производное от МНН обозначение, возникали вопросы. Во-первых, что считать производным обозначением ведь в законодательстве о товарных знаках раскрывается только понятие сходный до степени смешения, а производное отсутствует? Во-вторых, по какому основанию отказывать? Если товарный знак не тождественен термину (в данном случае МНН) то отказать по основанию отсутствие различительной способности уже затруднительно.
Именно такое дело и рассмотрел ВАС РФ. В Роспатент поступило возражение, мотивированное тем, что товарный знак «КАРНИТОН» по св.№345444 зарегистрированный для 05 класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты) является производным от МНН «КАРНИТИН». Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин, а для товаров, не имеющих отношения к МНН «карнитин» способен ввести потребителей в заблуждение. Роспатент отказал в удовлетворении возражения поскольку выяснилось, что МНН «карнитин» входит в состав многих лекарственных препаратов. В этой связи на рынке существует значительное количество препаратов и товарных знаков сходных с обозначением «карнитин». Лицу, подавшему возражение также принадлежала серия товарных знаков «КАРНИФИТ», «КАРНИЦЕТИН», «КАРНИЭЛЬ». В этой связи нельзя было сделать вывод о том, что “КАРНИТОН” является обозначением производным именно от МНН “карнитин”. Суд первой, апелляционной и кассационной инстанции согласились с указанной позицией и оставили в силе решение Роспатента. Однако ВАС РФ не согласился с указанной позицией и отменил решение Роспатента, регистрация товарного знака была признана недействительной.
В Постановлении Президиума ВАС РФ №12436/11 от 28.02.2012 г. указывается на то, что рекомендации ВОЗ не содержат юридически обязательных норм, но имеют большое значение поскольку могут получать последующее воплощение в практике государств-участников. Далее суд сделала вывод о том, что товарный знак “КАРНИТОН” является производным от МНН “карнитин” поскольку сходен с ним до степени смешения. Таким образом, ВАС РФ указал что при оценке того, является ли товарный знак производным от МНН возможно использование тех же признаков (фонетика, семантика, графика) что и при оценке сходства обозначений до степени смешения.
Интересно также то, что ВАС РФ обосновала незаконность подобных регистраций противоречием общественным интересам – “Судам следует учесть, что регистрация товарного знака “КАРНИТОН” может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с “карнитином”, так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров. Любые действия, создающие угрозу для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичному порядку и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированную статьей 41 Конституции Российской Федерации”.
Таким образом ВАС РФ указал, что товарный знак следует признавать производным от МНН если он сходен с ним до степени смешения. В регистрации подобных знаков следует отказывать по основанию противоречие общественным интересам.
Дело о товарном знаке “КиНовский”
В Постановлении Президиума ВАС РФ № 16133/11 от 03.04.2012 г. суд продолжил рассмотрение вопроса о квалификации заинтересованности лица, обратившегося в Палату по патентным спорам с соответствующим возражением или заявлением.
Так в известном деле о товарном знаке «СТРИЖАМЕНТ» Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. № 14503/10 суд отнес к заинтересованным лицам производителей однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющее реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
Вместе с тем особенностью настоящего дела явилось то, что в Палату по патентным спорам обратилась компания, которая не была производителем однородных товаров. Суть спора сводилась к следующему.
ОАО «Объединенная компания» подала возражение против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству №338603, который представляет собой объемное изображение бутылки со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» и зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Рекона». В основу возражение был положен довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку его внешний вид совпадает с известной линейкой коньяков «КИНОВСКИЙ», производителем которых является ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН». Интересно то, что данный товарный знак использовался заводом на основании неисключительного лицензионного договора с ООО «Рекона»,
В свою очередь ОАО «Объединенная компания» является крупнейшим акционером завода (ему принадлежит 43,07 процента его уставного капитала). Свою заинтересованность в подаче возражения ОАО «Объединенная компания» объясняло тем, что руководство завода умышленно зарегистрировало товарные знаки на другую компанию, что позволяет ей выводить часть прибыли под видом лицензионных платежей на другое юридическое лицо. В свою очередь это сказывается на размерах дивидендов, получаемых акционером.
Роспатент удовлетворил поданное возражение. Однако с указанным решением не согласился арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд которые признавая решение Роспатента недействительным посчитали ОАО «Объединенная компания» не заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения. По мнению судов если ОАО «Объединенная компания» полагает, что действиями завода нарушаются её права как акционера, то она должна защищать свои права способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом суды отметили, что указанный закон ограничивает права компании как акционера завода, совершать сделки от имени юридического лица, что также исключает у такого лица наличие заинтересованности по смыслу п.2 ст. 1513 ГК РФ. Однако с указанной позицией не согласился суд кассационной инстанции, который отменил принятые судебные акты первой и апелляционной инстанции.
В конечном итоге дело было передано на рассмотрение Президиума ВАС РФ, который установил, что подобные действия со стороны руководства компании затрагивают интересы акционера, поскольку уменьшают акционерный капитал завода, что в свою очередь сказывается на размере получаемых им дивидендов. Суд также установил, что в настоящем деле законодательство об акционерных обществах не защищает надлежащим образом акционера, поскольку даже если бы ему удалось расторгнуть лицензионный договор это не приведет к аннулированию товарного знака. ООО «Рекона», являясь правообладателем товарного знака, может передать права на его использование третьим лицам, что приведет к ещё большим убыткам для акционера. При таких обстоятельствах ВАС РФ счёл акционера заинтересованным лицом в подаче возражения.
Указанное дело подтверждает позицию о том, что понятие заинтересованности должно толковаться максимально широко. Заинтересованным должно признаваться любое лицо, которое докажет наличие законного интереса в оспаривании товарного знака.
Дело о товарном знаке «VACHERON CONSTANTIN»
Товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» с приоритетом от 21.03.2003, зарегистрирован 23.11.2004 в отношении товаров 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы) на основании договора об уступке товарного знака, его правообладателем, является компания «Тессир Партнерс ЛТД». Возражение против представления правовой охраны указанному товарному знаку было подано компанией «Вашерон энд Константин С.А.», Швейцария, которая является известным производителем дорогих часов. Доводы возражения сводились к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя компании «Вашерон энд Константин С.А.» товарным знаком с международной регистрацией № 436637 в отношении однородных товаров 14-го класса МКТУ, а также воспроизводит часть фирменного наименования этой компании – содержит в составе фамилии известных лиц: Вашерон (VACHERON), Константин (CONSTANTIN), вводит потребителей в заблуждение в отношении места происхождения товаров и их производителей.
Роспатент отказал в удовлетворении возражения посчитав, что товары «часы» и «одежда» для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки не являются однородными. Отсутствие однородности товаров по мнению госоргана исключают также способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение. С указанной позицией согласились суды первой, апелляционной и кассационной инстанции.
Однако с указанной позицией не согласился Высший арбитражный суд. В Постановлении Президиума ВАС РФ №16912/11 от 24.04.2012г. суд, руководствуясь институтом недобросовестной конкуренции аннулировал регистрацию товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» правовая охрана которому предоставлена в отношении товара «одежда» исходя из того, что он сходен до степени смешения с известным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товара «часы» и принадлежащего швейцарскому производителю. При этом ВАС РФ в отличии от уже известного дело по товарному знаку «AMRO НЕВСКОЕ» не опроверг доводов Роспатента о том, что указанные товары не являются однородными. Следует отметить, что ГК РФ предусматривает такую возможность только для общеизвестных товарных знаков, которые признаются таковыми на основании решения Роспатента. Однако противопоставленный товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» принадлежащий швейцарскому производителю не был признан общеизвестным. Тем самым ВАС РФ признал, что правовая охрана известных товарных знаков может распространяться и в отношении не однородных товаров несмотря на то, что они не были признаны в установленном порядке общеизвестными товарными знаками.
Подводя итог своему выступлению, хотелось бы отметить, что за прошедший год ВАС РФ уделил достаточно много своего процессуального времени вопросам интеллектуальной собственности. Вместе с тем этого безусловно недостаточно для разрешения всех проблем, возникающих в правоприменительной практике. В этой связи хотелось бы надеяться на то, что эти проблемы удастся решить Суду по интеллектуальным правам, который начнет свою работу в ближайшее время.