Выступление на «20-ом Форуме по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ»

21 марта 2019 года в отеле Hilton Москва Ленинградская состоялось главное событие IP-отрасли – 20 Форум по интеллектуальной собственности. Россия и страны СНГ

Алексей Робинов - старший партнер компании ВАШ ПАТЕНТ, кандидат юридических наук, доцент МГИМО, Патентный поверенный РФ и Евразийский патентный поверенный  выступил с докладом «Отдельные вопросы заключения, прекращения и расторжения лицензионных соглашений». 

В своем докладе Алексей Робинов подробно рассказал о лицензионных договоров, о нюансах, которые необходимо учитывать при их заключении и расторжении.

Особенности исключительной лицензии:

1) Лицензиар не вправе выдавать аналогичные лицензии третьим лицам;
2) Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности (РИД), если договором не предусмотрено иное;
3) Лицензиат вправе подавать самостоятельно иск о нарушении права на РИД (ст.1254 ГК РФ)

Существенные условия лицензионного договора:

1. Сведения о сторонах договора: наименование/имя, адреса, адреса для переписки, реквизиты. Соответствие сведениям ЕГРЮЛ и Государственного реестра Роспатента.
2. Предмет договора: наименование РИД, номер охранного документа, описание (если РИД не зарегистрирован, на пример: объекты авторских прав, НОУ-ХАУ).
3. Объем передаваемых прав: Исключительные, неисключительные, способы использования
4. Срок предоставления права использования (по умолчанию срок 5 лет, не может превышать срок исключительного права),
5. Территория использования (по умолчанию в пределах РФ)
6. Вознаграждение. Если договор возмездный - условия определения размера вознаграждения или фиксированная цена (если отсутствует – договор не заключен), возможна безвозмездная (кроме исключительной лицензии между коммерческими организациями на территории всего мира)

Дополнительные условия лицензионного договора:

1. Порядок выплаты вознаграждения: срок, реквизиты, валюта, номер счета, дата исполнения обязательства по оплате (при нарушении срока договор может быть расторгнут лиц-ром)
2. Условия оплаты, если ОИС фактически не используется лицом (по умолчанию - оплата обязательна п.13.7. Постановления ВАС РФ 5/29)
3. Возможность лицензиара самостоятельно использовать РИД по исключительной лицензии (для ИЛ, по умолчанию, лицензиар не вправе сам использовать в пределах предоставленных прав)
4. Дата начала действия условий о предоставлении права: до подписания (ретроактивная оговорка ст.425 ГК РФ), с даты подписания, с даты регистрации, с определенной даты в будущем.
5. Условие о порядке уведомления лицензиата в случае перехода прав на ОИС
6. Ответственность лицензиара за «чистоту» предоставляемых прав, его участие в спорах в случае предъявления претензий к лицензиату
7. Порядок и сроки представления отчетов (по умолчанию - по требованию лицензиара)
8. Права на переработку объекта лицензирования (если применимо), порядок уведомления о совершенствованиях ОИС
9. Возможность и условия предоставления сублицензий (по умолчанию - не предоставляется п.1 ст. 1238 ГК)
10. Денежная оценка предоставляемых прав – в случае их внесения в уставной капитал
11. Порядок и сроки регистрации права (если применимо), кто подает, кто регистрирует изменения, прекращение права, в том числе условия об оплате госпошлин за регистрацию
12. Условия о возможности отзыва заявления о регистрации права
13. Порядок и условия прекращения договора, возможность и порядок расторжения договора в одностороннем порядке
14. Действия при прекращении права: передача документации, нереализованных товаров и пр.
15. Порядок изменения условий договора
16. Внесение сведений о лице в ТРОИС (если применимо)

Государственная регистрация предоставления прав по лицензионным договорам:

Подлежит обязательной регистрации предоставление/изменение/прекращение прав на использование следующих объектов интеллектуальной собственности (ОИС):
- товарные знака,
- изобретения,
- полезные модели,
- промышленные образцы.

Последствия отчуждения исключительных прав на лицензируемый ОИС: переход исключительного права на ОИС к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора (п.7 ст.1235 ГК РФ, п. 13.8. Постановления ВАС РФ 5/29). Следует вносить изменения в ЛД и, соответственно, в реестр в части изменения нового правообладателя

Последствия признания недействительным РИД для заключенного лицензионного договора:

1. Договоры, заключенные на основе патента или о товарном знаке в период их действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку.
2. Соответственно с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.
3. Лицензиат не вправе требовать возврат лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.
4. Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Основания для досрочного расторжения лицензионного договора:

1. По соглашению сторон (соглашение о расторжении, нотариально удостоверенная выписка из договора, уведомление сторон о расторжении договора)
2. В одностороннем порядке (если предусмотрено договором)
3. В связи с неуплатой лицензиатом вознаграждения ст.1237 ГК РФ (в течении 30 дней с момента получения уведомления)
4. По решению суда

В заключении Алексей Робинов ответил на заданные коллегами вопросы. Участники мероприятия обсуждали последние изменения в охране и защите объектов интеллектуальной собственности, а также вели оживленные профессиональные дискуссии о решении сложных правовых вопросов.

Программа форума включала сессии, мастер-классы и тематические параллельные потоки. 

Основные темы форума: