Дробление иска о нарушении интеллектуальных прав

ООО «КурортМедСервис» и аффилированная компания ФОРИАНЕЛЛИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, выиграв серию исков к ООО «Йодные технологии и маркетинг» (ООО «ЙТМК») о взыскании компенсации за нарушение прав на ТЗ «Баю-Бай» и дизайн упаковки БАД «Баю-Бай», на основании принятых судебных решений и тех же доказательств подали иски о взыскании компенсации к аффилированным с ООО «ЙТМК» лицам, что де-факто позволило истцам несколько раз получить компенсацию за, по сути, одно и то же нарушение.

Истцы обладают правами на следующие объекты интеллектуальной собственности:

ТЗ No 183422	ТЗ No 338019	ТЗ No 527696	ТЗ No 562223	дизайн упаковки (авторское право)

Схема исков ООО «КурортМедСервис» и Фоианелли Трейдинг Лимитед к аффилированным с ООО «ЙТМК» лицам

Судебная практика

«Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим, повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение, направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и, исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму… доводы ответчиков об охватываемом единством намерений правонарушителя одном нарушении серии товарных знаков, о наличии оснований для снижения размера компенсации в силу одновременного нарушения исключительных прав истца на несколько объектов интеллектуальной собственности, о неоднократном обращении истца за взысканием компенсации в отношении одной партии контрафактного товара, приводившиеся ответчиками в судах первой и 19 апелляционной инстанций, имели значение для целей определения оснований для взыскания компенсации и ее размера»

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 г. по делу No А40-263652/19-51-2100

Дробление исков на примере дел - ОАО «Рикор Электроникс»

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД) с нанесенным товарным знаком № 289416

Компания ОАО «Рикор Электроникс» – правообладатель товарного знака по свидетельству РФ No 289416, зарегистрированного в отношении товаров 7, 9 (в т.ч. «резистивные датчики»), 12, 20 классов МКТУ:

Компания заключила с ООО «Техносфера» лицензионный договор на использование товарного знака за единовременное вознаграждение в размере 90 000 руб. и подала серию исков к розничным продавцам (преимущественно ИП) о взыскании компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (в двойном размере стоимости права использования ТЗ). Основанием для подачи и ска в каждом случае являлась продажа одного датчика положения дроссельной заслонки (ДПЗД) стоимостью 165-280 руб., на корпусе которого был нанесен товарный знак, при этом, в каждом деле заявленный размер компенсации составлял 180 000 руб.

Примеры дел по искам ОАО «Рикор Электроникс» о взыскании компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ:

Комментарий

*Люблинский районный суд г. Москвы по делу No 02-7046/2018 снизил заявленный размер компенсации с ответчика М.И. Сарапкиной со 180 000 до 10 000 рублей:

«Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание: характер и однократность допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству No 289416, отсутствие в материалах дела доказательств наличия у истца убытков вследствие допущенного ответчиком нарушения, отсутствие доказательств грубого нарушения ответчиком прав истца, установленную в ГК РФ (п.3 ст.1252) и Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 No 28-П обязанность суда определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в установленных пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, несоразмерную разницу между ценой продажи товара и заявленным размером компенсации, суд считает необходимым снизить размер компенсации до 10 000 рублей, что, по мнению суда, отвечает требованиям разумности и справедливости».

Решение Люблинского районного суда г. Москвы от 15.02.2019 г. по делу No 02-7046/201

Комментарий

** Отменяя судебные акты по делу No А48-7579/2019 и направляя дело на новое рассмотрение, Верховный Суд РФ указал следующее:

«Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель... арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом».

Определение Верховного Суда РФ от 26.01.2021 г. No 310-ЭС20-9768

Применимые правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ

Штрафной характер компенсации за нарушение исключительных прав должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

(п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 г. № 40-П)

Компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято.

(п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10)

Применимые правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ

Выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Вместе с тем, в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

(п. 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10)

Выводы

Приведенные примеры показывают, что искусственное дробление исков о нарушении исключительных прав используется правообладателями ОИС как инструмент обогащения.

При этом, взыскание компенсации за нарушение исключительных прав без доказывания размера убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) имеет целью восстановление нарушенных прав, а не обогащение правообладателя.

Предложения

Использовать при дроблении исков о взыскании компенсации выработанные высшими судебными инстанциями подходы, касающиеся единства намерений нарушителя.

Учитывать аффилированность лиц при решении вопроса о единстве намерений нарушителя согласно разъяснениям п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10.

Расширить применение разъяснений п. 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 в отношении возможности признать одним нарушением несколько фактов нарушения одним (или несколькими, но аффилированными) лицом прав не только на серию товарных знаков, но и на разные объекты ИС (ГУ, промышленные образцы, произведения дизайна и т.д.), устанавливающие охрану одного и того же обозначения (словесного или изобразительного).

О дроблении иска подробнее в презентации Старшего партнера компании "ВАШ ПАТЕНТ" Алексея Робинова. Кто использует "дробление иска" в качестве средства обогащения, а в каких случаях целью является восстановление нарушенных прав. Подробнее по ссылке

Другие публикации специалистов

Особенности экспертизы обозначений воспр...

В соответствии с подп.2 п.1 ст. 1483 ГК РФ «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющ...

Отказ в предоставлении правовой охраны т...

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: противоречащие общественным интерес...

Cтолкновение исключительных прав на това...

Несмотря на то, что правовой статус фирменных наименований достаточно подробно регламентирован в четвертой части ГК РФ, большинство проблем, возникающих при рассмот...

Проблемы применения патентного законодат...

В порядке, предусмотренном главой 24 ГПК РФ нормативно-правовые акты Роспатента, Министерства образования и науки РФ также как и иных органов государственной власти...

Зарегистрированный товарный знак – это В...

Регистрация знака позволит вам спокойно заниматься развитием бренда, без опасения его потерять. Зарегистрированный товарный знак увеличивает стоимость вашего бизнеса, является одним из самых ценных ак...